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La Tutela dei Segreti Commerciali Alla Luce Della Direttiva 2016/943 e del Successivo D. Lgs. N. 63/2018 di Attuazione

Il Decreto Legislativo numero 63/2018 ha dato attuazione alla Direttiva 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio intervenendo sul Codice della Proprietà Industriale.

La riforma modifica in particolare il primo comma dell’art. 1 D. Lgs 30/2005 sostituendo la formulazione “informazioni aziendali riservate” con “segreti commerciali”.

Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: (i) siano segrete nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; (ii) abbiano valore economico in quanto segrete; (iii) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Sono altresì protetti i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno e alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.

Divengono, pertanto, oggetto di tutela sia le informazioni aziendali sia le esperienze tecnico industriali.

Tale indicazione prende le mosse da orientamenti giurisprudenziali, oramai consolidati anche nel nostro ordinamento giuridico, per i quali devono trovare tutela le informazioni riservate afferenti non solo le pratiche industriali ma altresì i semplici aspetti dell’organizzazione aziendale e commerciale.

Tale tutela si configura ogniqualvolta le notizie elaborate nell’esercizio dell’attività commerciale (quale ad esempio un elenco clienti) sono tali da rendere possibile, attraverso la loro lettura, la determinazione di un profilo qualificante dei soggetti ai quali si riferiscono senza che sia necessaria l’acquisizione di ulteriori informazioni.

La riservatezza delle informazioni commerciali trova la ragione della propria tutela proprio in quanto la sua riservatezza, e pertanto la sua utilizzazione solo all’interno dell’impresa, sono la garanzia di validità funzionale dell’iniziativa imprenditoriale.

L’art. 99 c.p.i. prevede infatti che il legittimo detentore dei segreti commerciali ha il diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi o utilizzare in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.

L’art. 99 c.p.i. al nuovo comma 1 bis prevede l’illiceità dell’acquisizione, utilizzazione o rivelazione dei segreti commerciali.

Tale previsione si realizza quando il soggetto, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente.

E’ altresì regolata l’ipotesi di produzione, commercializzazione, stoccaggio, importazione, esportazione di merci costituenti violazione le quali, appunto, sono state prodotte, progettate, commercializzate utilizzando in maniera significativa segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati in maniera illecita quando il soggetto che poneva in essere le predette attività era a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente.

I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite, relative alla violazione della segretezza delle informazioni, devono essere esercitati dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione quinquennale.

L’attivazione dell’azione giudiziaria può portare, quando si sia in presenza di un’ipotetica violazione del know how, all’adozione di misure cautelari (quali il sequestro, ritiro dal mercato, rimozione, ecc.) che siano proporzionate rispetto le circostanze del caso concreto.

Il giudice dovrà quindi tenere in considerazione il valore e le caratteristiche specifiche dei segreti commerciali, la condotta dell’autore della violazione, le misure adottate dal legittimo detentore per la proteggere i segreti commerciali, i legittimi interessi delle parti, l’interesse pubblico.

In alternativa alle misure cautelari, ove la parte interessata proponga istanza, l’autorità giudiziaria potrà disporre il pagamento di un indennizzo qualora ricorrano le seguenti condizioni: (i) la parte istante, al momento dell’utilizzazione o della rivelazione non conosceva, né secondo le circostanze avrebbe potuto sapere, che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente; (ii) l’esecuzione delle misure può essere eccessivamente onerosa per la parte istante; (iii) l’indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l’applicazione delle misure.

L’indennizzo non può comunque superare l’importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l’autorizzazione all’utilizzazione dei segreti commerciali per il periodo di tempo per il periodo di tempo per il quale l’utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato.

Il Giudice, inoltre, sempre su istanza di parte così come previsto dall’art. 132 c.p.i.  potrà autorizzare la parte interessata a continuare a utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore.

Sarà sempre compito del giudicante quello di contemperare i contrapposti interessi e verificare l’eventuale abuso di diritto da parte del ricorrente (art. 124 c.p.i.).

Infatti, il ricorrente è tenuto a risarcire il danno cagionato dalle misure cautelari disposte a tutela dei segreti commerciali se queste divengono inefficaci a causa della mancata proposizione del giudizio di merito nel termine perentorio o nel caso in cui perdano efficacia a causa di un’azione o di un’omissione del ricorrente oppure se viene successivamente accertato che l’acquisizione, l’utilizzo o la rivelazione illeciti dei segreti commerciali non sussisteva.

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